חוזר רשם מ.נ. 85 מתייחס לנוהג המקובל של הפנייה בתוך בקשת פטנט למסמכים חיצוניים והכללת תוכנם באמצעות ההפניה. לפי החוזר החדש, בקשת פטנט אינה יכולה להפנות למסמכי הבכורה שלה, אלא לכל היותר למסמכים המתארים את מצב הידיעות הקודם בתחום הרלוונטי. החוזר מוסיף וקובע כי במקרים בהם ההפניות מקשות על הבנת ההמצאה הנתבעת בבקשה לפטנט. כמו כן נאסרה מפורשות ההפנייה למסמך שאינו מפורסם.
בדין האמריקאי, מותר השימוש בהפניות מסוג זה בבקשת פטנט (והמגבלות על השימוש מוסדרות בתקנה. ראו גם ההנחיות לבוחנים: MPEP 608.01). ברם, חומר המוכלל על דרך ההפנייה דינו שונה מזה המוכלל על ידי כתיבתו המפורשת. כך למשל, דיווחתי בעבר, לא ניתן להסתמך על טקסט שכזה לעניין פרשנות תביעות פונקציונליות.
עם זאת, ברור שמדובר בשתי אלטרנטיבות שיש לכל אחת מהן יתרונות וחסרונות. הכללת החומר כרוכה בעבודה נוספת, בין אם בעריכה בסיסית ובין אם בהתאמת הטקסט והמונחים לאלו בהם נעשה שימוש בבקשת הפטנט. החומר שמתווסף עשוי לשמש גם לצורף פרשנות התביעות, ומשום כך נדרש משנה זהירות. עבודה נוספת זו, הנעשית על ידי עורך הפטנטים, למותר לציין, משמעה עלויות נוספות למבקש הפטנט. מנגד, אי הכללת החומר מעמידה את היכולת של המבקש להשתמש באמור במסמכים המצורפים בעמדת נחיתות.
לנוחיות הקורא, תוכנו של החוזר מופיע להלן.
1. לעתים מפנים המבקשים בפירוט בקשות לפטנט למסמכים חיצוניים, כגון פרסומים קודמים ומסמכי הבכורה שעליהם מתבססת הבקשה, תוך שימוש בביטוי "incorporated by reference" וזאת כחלק מהתיאור התמציתי של מצב הידיעות בשטח האמצאה, או כחלק מתיאור האמצאה או דרך ביצועה.
2. כנגד הפניה זו מועלית על ידי בוחני הפטנטים השגה לפי סעיף 12 לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק") ותקנות 20(א)(1) ו-20(א)(2) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח – 1968 ונדרשת הכללת החלק הרלוונטי מתוך המסמך אליו מפנים בתוך הפירוט של הבקשה ומחיקת הביטוי "incorporated by reference".
3. השגה זו לא הועלתה באופן אחיד עד כה ולא עוגנה בהנחיות ברורות ועל כן אני מוצא לנכון לפרסם חוזר זה.
4. לפיכך, החל מפרסום חוזר זה תועלה ההשגה באופן אחיד:
א. לגבי הפניה למסמכי הבכורה המבקש יידרש לתקן את הפירוט באופן שהפירוט יכלול את החלק הרלוונטי מתוך המסמך אליו התבצעה ההפניה וההפניה תימחק כליל. תיקון כזה מהווה תיקון פירוט לפי סעיף 22 לחוק. תיקון מסוג זה לא ייחשב תיקון בעל אופי מהותי כמשמעותו בסעיף 23 לחוק.
ב. לגבי הפניה לפרסומים קודמים לצורך תיאור האמצאה או דרכי ביצועה, המבקש יידרש על פי שיקול דעת הבוחן, לתקן את הפירוט באופן שהפירוט יכלול את החלק הרלוונטי מתוך המסמך אליו התבצעה ההפניה. הבוחן ידרוש את התיקון האמור אם הוא סבור כי ההפניה לפרסומים הקודמים מקשה על הבנת דרך ביצוע האמצאה, בין היתר, במקרים בהם ההפניה הינה למספר רב של פרסומים.
תיקון כזה מהווה תיקון פירוט לפי סעיף 22 לחוק. תיקון מסוג זה לא ייחשב תיקון בעל אופי מהותי כמשמעותו בסעיף 23 לחוק.
ג. במקרים בהם מתבצעת ההפניה לפרסומים קודמים באמצעות הביטוי "incorporated by reference" לצורך תיאור תמציתי של מצב הידיעות בשטח האמצאה, יידרש המבקש למחוק הביטוי, בהתאם לתקנה 20(א)(1).
5. לא תתאפשר כלל הפניה למסמכים שלא פורסמו.
6. חוזר זה יחול על בקשות לגביהם טרם נשלח דו"ח בחינה ראשון במועד פרסום החוזר.
מאמר זה מתבסס על פוסט שהתפרסם בבלוג הפטנטים פיטפוטנטים: מפטנטים על פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר קניין רוחני. הכותב הינו שותף במשרד גלסברג, אפלבאום ושות', עורכי דין ופטנטים.
האמור אינו מהווה עצה משפטית. אין להסתמך על האמור לשום צורך שהוא. אין לייחס את האמור לעיל למשרד גלסברג אפלבאום ושות' או ללקוחותיו. האמור הינו דעתו האישית של הכותב בעת כתיבת דברים אלו.
